2021-08-25
反向工程抗辯的阻卻事由
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技術秘密是科技型企業的核心競爭力，近年來隨著創新主體技術秘密保護意識的增強，技術秘密侵權糾紛案件也呈增長態勢。反向工程抗辯是被告在技術秘密侵權糾紛案件中提出的常見抗辯事由，本文介紹了反向工程抗辯的法理基礎，分析了反向工程抗辯成立的條件，并從權利人的視角闡述了反向工程抗辯的阻卻事由，與大家共同探討企業技術秘密的保護之道。
關鍵詞：商業秘密；技術秘密；反向工程；侵權抗辯
一、反向工程的法理基礎
隨著新技術、新業態的快速發展，技術秘密已成為眾多高新技術企業的核心競爭力，企業保護技術秘密的意識逐漸提升，技術秘密侵權糾紛案件也呈增長態勢。在技術秘密侵權糾紛案件中，反向工程抗辯是被告提出的常見抗辯事由。所謂反向工程是指通過技術手段對從公開渠道取得的產品進行拆卸、測繪、分析等而獲得該產品的有關技術信息[1]。通過反向工程獲得技術秘密信息的，不屬于反不正當競爭法規制的侵犯商業秘密的行為。
學術界關于反向工程正當性的爭論始終不斷，一派觀點認為實施反向工程無異于技術剽竊，行為人不經研發、不勞而獲地攫取了他人的智力成果，損害了權利人的合法權益，并且實施反向工程會助長產品仿制之風。另一派觀點則認為，反向工程是對現有技術的合理利用，是對商業秘密權的一種合理限制，實施反向工程可以限制權利人的技術壟斷、節約社會的研發成本，有利于促進產品的迭代更新，有助于推動技術進步[2]。盡管學術界關于反向工程有不同的聲音，但包括我國在內的很多國家仍確立了反向工程抗辯制度。
反向工程是一種由果推因的行為[3]，實施反向工程往往涉及對產品的拆卸、分解等操作，其行為本質上屬于對產品的處分，因此，實施主體對產品享有處分權是反向工程正當性的前提和基礎[2][4]。
對產品的處分權多源自于產品的所有權。所有權是權利人依法對其所有物享有的支配性和排他性的權利，根據物權法第三十九條的規定，所有權人對自己的不動產或者動產，依法享有占有、使用、收益和處分的權利。由上述規定可知，處分權是所有權的權能之一。因此，產品的所有權人依法對產品實施反向工程的，其行為具有正當性[2-3]。在濟南思克測試技術有限公司與濟南蘭光機電技術有限公司侵害技術秘密糾紛案中，最高人民法院指出，通過市場流通取得產品所有權的不特定第三人，對該產品享有的所有權的內容應由法律規定，包括占有、使用、收益和處分四項權能，這一點正是商業秘密民事案件若干規定第十四條第一款、第二款關于“通過反向工程獲得被訴侵權信息不構成侵害商業秘密行為”規定的法理基礎[5]。
實踐中，產品的所有權人除自身實施反向工程之外，一種常見的情形是所有權人委托他人對產品實施反向工程，有觀點認為，所有權人基于自己的意志委托他人實施反向工程的，仍屬于對其產品行使處分權的范疇，應當認可反向工程的正當性[2]。
除上述情形外，如果實施主體不是產品的所有權人，也不是基于所有權人的委托實施反向工程，而僅是基于某種法律關系有權占有了產品，例如基于租賃、保管、借用等法律關系有權占有了產品，并且根據所有權人與占有人之間明示或默示的約定不得對產品實施反向工程的，實施反向工程的行為不具有正當性[2][3]。
二、反向工程的理解
1、實施主體
前已述及，反向工程的實施主體通常是產品的所有權人，行為人通過購買、接受贈與等方式合法取得產品的所有權之后，便具有了實施反向工程的權利基礎。實踐中，對反向工程實施主體的適格性還提出了其他要求。
反向工程的實施主體不能是對涉案技術秘密負有保密義務的人，并且在實施反向工程之前或實施反向工程的整個過程中也不能接觸過涉案技術秘密。如果實施主體是以不正當手段知悉了他人商業秘密之后又以反向工程為由主張獲取行為合法的，反向工程抗辯不能成立。最高人民法院在司法解釋中對此做了明確規定，根據《最高人民法院關于審理侵犯商業秘密民事案件適用法律若干問題的規定》第十四條的規定，被訴侵權人以不正當手段獲取權利人的商業秘密后，又以反向工程為由主張未侵犯商業秘密的，人民法院不予支持。
在昆山山田沖床有限公司與寧波萬代沖床科技有限公司、浙江龍游萬代沖床科技有限公司等侵害技術秘密糾紛案中[6]，胡豪祥（原審被告）等為證明其獲得的涉案技術信息的正當性，提出了其系在對山田公司（原審原告）的產品進行維修和翻新的過程中通過反向工程方式獲得技術秘密的抗辯主張。根據法院查明的事實，胡豪祥曾在山田公司從事生產技術主管和電氣工程師工作，工作期間掌握了該公司大量的技術秘密，且胡豪祥曾向山田公司出具了一份《保證書》，其內容為胡豪祥在山田公司任職期間以及今后在離開公司后5年內不會將公司任何圖紙對外泄露。法院審理后認為，胡豪祥等所舉證據不能證明被實施反向工程的產品系其從公開渠道合法取得的山田公司的產品，而胡豪祥等作為實施人本身負有不得將山田公司技術圖紙泄露、保守山田公司商業秘密等義務，且胡豪祥等亦不能就拆卸、測繪、分析等過程進行充分舉證并且作出合理說明，最終法院未支持其提出的反向工程抗辯的主張。該案例體現了法院對反向工程實施主體適格性的考量，即反向工程的實施主體不得是對涉案商業秘密負有保密義務的人，并且在實施反向工程之前或實施反向工程的整個過程中不能接觸過涉案技術秘密。
要求反向工程的實施主體在實施反向工程的過程中不能接觸過涉案技術秘密是為了保證實施過程的潔凈性，該要求在學理上被成為“凈室原則”[3]。凈室原則強調的是行為人必須通過自身的努力，付出技術勞動獨立地獲取涉案技術信息，只有這樣，實施主體取得涉案技術信息的行為才符合反向工程抗辯制度的初衷，不具有法律上的苛責性。
在商文明等與青島捷適鐵道技術有限公司侵害技術秘密糾紛案中[7]，郭磊（原審被告）等主張其是通過反向工程獲取了青島捷適公司（原審原告）的涉案商業秘密。根據法院查明的事實，郭磊曾在青島捷適公司任職，任職期間實際接觸過涉案模具技術圖紙。法院審理后認為，鑒于郭磊在青島捷適公司任職期間實際接觸過涉案模具技術圖紙，且郭磊等未提交其確實是通過反向工程手段實際獲取涉案技術秘密的證據，最終未支持其提出的反向工程抗辯的主張。該案體現了凈室原則的思想。
上述分析表明，如果反向工程的實施主體對涉案技術秘密負有保密義務，或在實施反向工程的過程中以不正當手段獲取了涉案技術秘密，則其本身對涉案技術秘密的獲取、使用等行為就因違反約定或違反法律強制性規定而喪失正當性，其提出的反向工程抗辯主張不能成立。
2、實施對象
根據《最高人民法院關于審理侵犯商業秘密民事案件適用法律若干問題的規定》第十四條的規定，被實施反向工程的產品限于“從公開渠道取得的產品”。
實踐中，因被實施反向工程的產品不滿足“從公開渠道取得的產品”的要求而導致反向工程抗辯失敗的案例不在少數，尤其是對于被告曾屬于原告公司前員工的情形，很多情況下被告聲稱的用于反向工程抗辯的產品并非是從公開渠道獲取的。在前述昆山山田沖床有限公司與寧波萬代沖床科技有限公司、浙江龍游萬代沖床科技有限公司等侵害技術秘密糾紛案中[6]，被告胡豪祥曾在山田公司工作，且在工作期間接觸了山田公司的大量技術秘密，胡豪祥所舉證據不能證明被實施反向工程的產品系其從公開渠道合法取得的山田公司的產品，最終法院未支持其提出的反向工程抗辯的主張。該案反映了法院對產品來源的考量。
司法解釋未釋明“從公開渠道獲得的產品”應當如何理解，實踐中關于實施對象的爭議主要包括：“從公開渠道取得的產品”的外延如何界定？是僅限于通過購買、接受贈與等合法手段取得產品所有權的情形？還是包括基于租賃、保管、借用等方式有權占有產品的情形？如何證明是“從公開渠道取得的產品”？
基于反向工程抗辯制度的法理基礎來看，“從公開渠道取得的產品”應當限于通過合法途徑取得產品所有權的產品，對于通過租賃、保管、借用等方式有權占有產品的情形而言，產品雖然客觀上處于占有人的管理控制之下，但占有人缺乏對產品的處分權，占有人實施反向工程缺乏正當性的權源，因而不具有正當性[2-4]。
對于“從公開渠道取得的產品”的證明，要求產品的來源合法、取得途徑合法、符合誠實信用原則，滿足一般的商業道德標準和正常的商業運作方式[4]。一般通過合法的銷售渠道、通常的買賣合同等正常商業方式取得產品的，可以認定產品的取得途徑合法。當事人可以提供符合交易習慣的相關證據，例如，銷售合同、發票等，證明其是從公開渠道合法取得了產品。
3、實施方式
根據《最高人民法院關于審理侵犯商業秘密民事案件適用法律若干問題的規定》第十四條的規定，實施反向工程的方式包括通過技術手段對產品進行拆卸、測繪、分析等技術分析。
被告主張反向工程抗辯的，應當舉證證明其具備實施反向工程的客觀條件且通過拆卸、測繪、分析等技術手段實際實施了反向工程。在饒爭力、東莞市中堂力源機械廠與東莞市鴻銘機械有限公司侵害技術秘密糾紛案中[8]，饒爭力、力源機械廠（原審被告）辯稱，力源機械廠生產產品所使用的圖紙均為其根據現行公開的資料參考市場上正常銷售的相關產品自行繪制而來，并提供證據《力源機械廠圖紙》《原、被告方圖紙差異對比》用于支持其主張。根據法院查明的事實，饒爭力曾在原告公司工作，饒爭力等有條件接觸到原告的技術秘密，且饒爭力、力源機械廠沒有提供證據證明其曾經向市場購買了相關產品，所提交的證據也并不能證明其自行繪制的時間、地點以及開發研制人、繪圖人等重要事實。因此，法院未支持其提出的反向工程抗辯的主張。該案體現了法院對被告是否通過拆卸、測繪、分析等方式實際實施了反向工程的考量。
鑒于實施反向工程的過程，尤其是對結構復雜的精密儀器或技術含量很高的化工產品實施反向工程的，往往需要借助專業的實驗平臺才能開展反向工程，因此實施主體是否具備實施反向工程的客觀條件成為判斷其是否實際實施了反向工程的前提；此外，實施主體在實施反向工程的過程中所形成的試驗記錄、分析報告等過程性文件，往往也是判斷實施主體是否實際實施了反向工程的有力證據。并且實施過程應當滿足“凈室原則”的要求，在實施之前或實施過程中不能接觸過涉案技術秘密，如果實施過程受到污染，則反向工程抗辯不成立[9]。
4、實施結果
被告通過反向工程所獲得的技術信息應當與涉案技術信息相一致，反向工程抗辯才能成立。在司法實踐中，原告會明確其技術秘密的載體及主張的具體秘點，被告主張反向工程抗辯的，通過反向工程所獲得的技術信息應當與涉案技術秘密的秘點相對應。如果被告實際使用的技術信息與其聲稱的反向工程所能獲得的技術信息不具有同一性，則不應認可反向工程抗辯的有效性。
三、反向工程抗辯的阻卻事由
基于上述分析可知，被告主張反向工程抗辯的，應當符合反向工程抗辯的相關條件，相應地，權利人可以基于反向工程抗辯的成立要件反駁被告提出的抗辯理由。
1、實施主體不適格
如果實施主體不是產品的所有權人，或實施主體是對涉案技術秘密負有保密義務的人，或在實施反向工程之前或實施反向工程的過程中接觸了涉案技術秘密，則實施主體不適格，反向工程抗辯不成立。前述多個案例均體現了對反向工程抗辯主體適格性的要求，在此不再贅述。
2、實施對象的來源不合法
如果實施對象是通過購買、繼承等合法途徑取得所有權的產品，一般符合實施反向工程的要求。如果是通過不正當手段獲得了產品，或僅是基于租賃、保管、借用等法律關系有權占有產品但根據明示或默示的約定不得對產品實施反向工程的，則不符合實施反向工程的要求。因此，在訴訟過程中要關注被實施反向工程的產品的來源是否合法，產品的取得是否滿足一般的商業道德標準和正常的商業運作方式，被告是否提供了充分的證據支撐其觀點。
3、未實際實施反向工程
具備實施反向工程的客觀條件是實施反向工程的前提，尤其是對于技術含量高的產品而言，實施反向工程往往需要行為人具有較高的科學素養，并且需要借助先進的實驗平臺才能完成反向工程，因此審視被告是否具備實施反向工程的客觀條件是判斷反向工程成立與否的重要方面。
此外，被告是否提交了充分的證據證實其實際實施了反向工程也是訴訟中應當關注的重點，被告通常會提交實施反向工程過程中所形成的試驗記錄、分析報告等證據證明其實際實施了反向工程，因此，原告在訴訟過程中應注意審核試驗記錄或分析報告的完成人員、完成時間及結果的同一性等因素。并且如前所述，如果有證據證明被告實施反向工程的過程受到了污染，則反向工程抗辯不能成立。
4、反向工程的結果與涉案技術秘密不具有同一性
原告應推演反向工程的結果是否與涉案技術秘密具有同一性，如果通過反向工程所獲得的技術信息與涉案技術秘密存在實質性區別，則反向工程抗辯不成立。
5、權利人為防止反向工程所采取的特殊保密措施
當技術秘密的載體為市場流通的產品時，不特定第三人通常能夠經合法途徑購買得到該產品，在此情形下，權利人是否采用了能夠對抗他人通過反向工程獲取其技術秘密的保密措施就顯得十分重要。能夠對抗反向工程的保密措施的典型情形包括[10]：一是根據技術秘密本身的性質，即使拆解了載有技術秘密的產品，亦無法通過分析獲知該技術秘密；二是采取物理上的保密措施以對抗他人的反向工程，如采取一體化結構，拆解將破壞技術秘密等。如果權利人對其技術秘密采取了上述措施，一方面可以阻止他人實施反向工程，同時也佐證了被告提出的反向工程抗辯事由不能成立。
四、結語
技術秘密對企業的重要性不言而喻，近年來侵犯技術秘密糾紛案件也呈增長趨勢，舉證難、維權難是技術秘密侵權糾紛案件的突出問題之一，為了解決商業秘密案件舉證難、維權難的問題，2019年修訂的反不正當競爭法第三十二條在舉證責任的分配方面做了重大突破，在一定程度上緩解了權利人舉證難的問題，但實操中權利人的舉證負擔依然很重，權利人維權的勝訴率仍然很低。
反向工程抗辯是技術秘密侵權糾紛案件中常見的抗辯事由，本文首先介紹了反向工程抗辯的法理，分析了反向工程抗辯應滿足的條件，并基于此從權利人的角度探究了反向工程抗辯的阻卻事由，希望對權利人維權提供一些參考思路。
除本文述及的內容外，關于反向工程抗辯仍有許多值得研究的問題，例如禁止反向工程抗辯條款的有效性，以及一些特殊領域，尤其是集成電路布圖設計領域或軟件領域，反向工程抗辯的適用條件等，期望以后有機會再與大家分享作者的研究心得。
參考文獻
1.最高人民法院關于審理侵犯商業秘密民事案件適用法律若干問題的規定 (法釋〔2020〕7號), 第十四條.
2.胡開忠.反向工程的合法性及實施條件[J].法學研究, 2010(2): 72-85.
3.張耕,等. 商業秘密法[M].廈門：廈門大學出版社, 2012.
4.費艷穎,周文康. 商業秘密反向工程的功能、關系及路徑探析[J].科技與法律, 2021(1): 71-75.
5.最高人民法院. (2020)最高法知民終538號二審民事判決書.
6.浙江省高級人民法院. (2014)浙知終字第60號二審民事判決書.
7.北京市高級人民法院. (2017)京民申4800號再審審查與審判監督民事裁定書.
8.廣東省高級人民法院. (2007)粵高法民三終字第322號二審民事判決書.
9.王建. 商業秘密反向工程研究[D]. 西南政法大學法律碩士專業學位論文, 2017.
10.最高人民法院. (2020)最高法知民終9號二審民事判決書.
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