摘 要：關(guān)于馬庫什權(quán)利要求的性質(zhì)，實踐中有“整體技術(shù)方案論”和“并列技術(shù)方案論”兩種觀點，對馬庫什權(quán)利要求的定性直接影響到馬庫什權(quán)利要求優(yōu)先權(quán)的判斷方法。在整體技術(shù)方案論的視角下，通常采用“馬庫什通式整體對比法”判斷馬庫什權(quán)利要求的優(yōu)先權(quán)，而在并列技術(shù)方案論視角下，通常采用“單個化合物對比法”判斷馬庫什權(quán)利要求的優(yōu)先權(quán)。本文在分析前述兩種優(yōu)先權(quán)判斷方法的基礎(chǔ)上，進一步探究了“先拆分后對比法”的合理性。
關(guān)鍵詞：馬庫什權(quán)利要求；優(yōu)先權(quán)；專利
1、馬庫什權(quán)利要求優(yōu)先權(quán)判斷中存在的問題
優(yōu)先權(quán)制度源自《保護工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》，創(chuàng)設(shè)優(yōu)先權(quán)制度的初衷是為了解決先申請制原則下，締約國國民由于客觀條件的限制，難以在同一時間就其發(fā)明創(chuàng)造向其他成員國同時提出專利申請的問題。在優(yōu)先權(quán)制度下，締約國國民就其發(fā)明創(chuàng)造在本國或其他成員國首次提出專利申請后，在符合相關(guān)條件的前提下，可以在其他成員國或本國就相同主題的發(fā)明創(chuàng)造提出專利申請，并享受首次申請的申請日。優(yōu)先權(quán)制度為申請人在其他成員國就其發(fā)明創(chuàng)造獲得專利保護提供了保障。然而，實踐中關(guān)于優(yōu)先權(quán)的運用，尤其是在優(yōu)先權(quán)是否成立的判斷標準上仍存在諸多爭議。
《專利審查指南》規(guī)定享受優(yōu)先權(quán)的最小技術(shù)單位是在后申請的權(quán)利要求中所限定的技術(shù)方案[1]。核實優(yōu)先權(quán)時，在滿足其他條件的前提下，只要能夠從優(yōu)先權(quán)文本的說明書或權(quán)利要求書中直接地、毫無疑義地得出在后申請的權(quán)利要求中的技術(shù)方案，即認定優(yōu)先權(quán)成立。上述判斷方法能夠很好地解決通用技術(shù)領(lǐng)域中的優(yōu)先權(quán)核實問題。但是，當把上述判斷方法應用于馬庫什權(quán)利要求的優(yōu)先權(quán)判斷時仍存在許多值得探討的問題。
馬庫什權(quán)利要求是在一項權(quán)利要求中限定多個并列的可選擇要素的權(quán)利要求，馬庫什權(quán)利要求常見于化學、醫(yī)藥領(lǐng)域，通常以馬庫什通式的形式進行表達，馬庫什通式具有高度概括性，在一些情況下，一個馬庫什通式能夠概括成千上萬種化合物[2]。考慮到馬庫什權(quán)利要求的特殊性，實踐中對于馬庫什權(quán)利要求性質(zhì)的理解及其優(yōu)先權(quán)判斷規(guī)則也爭議不斷。
對馬庫什權(quán)利要求的定性是影響馬庫什權(quán)利要求優(yōu)先權(quán)判斷的重要因素。關(guān)于馬庫什權(quán)利要求的性質(zhì)，實踐中有“整體技術(shù)方案論”和“并列技術(shù)方案論”兩種觀點[2]?！罢w技術(shù)方案論”認為，馬庫什權(quán)利要求屬于一項整體技術(shù)方案，應當以馬庫什通式是否相同作為優(yōu)先權(quán)成立與否的判斷標準，即把在后申請的權(quán)利要求中所記載的馬庫什通式與優(yōu)先權(quán)文本中的馬庫什通式進行整體對比，以判斷優(yōu)先權(quán)是否成立。“并列技術(shù)方案論”認為，馬庫什權(quán)利要求屬于多個并列技術(shù)方案的集合，應當以馬庫什通式所包含的具體化合物是否相同作為優(yōu)先權(quán)成立與否的判斷標準，核實優(yōu)先權(quán)時，應當將在后申請的權(quán)利要求中馬庫什通式所包含的具體化合物與優(yōu)先權(quán)文本中所記載的具體化合物進行對比，凡是在后申請的權(quán)利要求中所包含的化合物與優(yōu)先權(quán)文本中記載的化合物相同的，就應當認定這些化合物享有部分優(yōu)先權(quán)[3]。
本文結(jié)合實際案例分析了馬庫什權(quán)利要求的性質(zhì)及優(yōu)先權(quán)核實方法，期望與大家一起探討馬庫什權(quán)利要求優(yōu)先權(quán)判斷方法中存在的問題。
2、案例簡介
2.1 案例基本信息
（2017）京行終1806號發(fā)明專利權(quán)無效宣告行政糾紛案涉及第97197460.8號發(fā)明專利（發(fā)明名稱：核苷酸類似物；申請日：1997年7月25日，以下簡稱“本專利”）[3]，本專利要求享有US08/686838的優(yōu)先權(quán)，優(yōu)先權(quán)日為1996年7月26日。本專利授權(quán)公告時的權(quán)利要求1、3如下：
1.下式(1a)的化合物或其藥學上可接受的鹽、互變異構(gòu)體或水合物：
A-O-CH2-P(O)(-OC(R2)2OC(O)X(R)a)(Z) (1a)
其中Z為-OC(R2)2OC(O)X(R)a或-OH；A為抗病毒的膦酰甲氧基核苷酸類似物殘基；X為N或O； R2獨立地為-H 、未取代的或者被1或2個鹵素、氰基、疊氮基、硝基或OR3取代的C1-C12烷基、C5-C12芳基、C2-C12鏈烯基、C2-C12鏈炔基、C7-C12鏈烯基芳基、C7-C12鏈炔基芳基或C6-C12烷基芳基，其中R3為C1-C12烷基、C2-C12鏈烯基、C2-C12鏈炔基或C5-C12芳基；R獨立地為-H 、未取代的或者被1或2個鹵素、氰基、疊氮基、硝基、-N(R4)2-或OR3取代的C1-C12烷基、C5-C12芳基、C2-C12鏈烯基、C2-C12鏈炔基、C7-C12鏈烯基芳基、C7-C12鏈炔基芳基或C6-C12烷基芳基，其中R4獨立地為-H 或C1-C8烷基；條件是，至少一個R不是 H ；當X是O時，a是1，或者當X是N時，a是1或2； 條件是：當a是2而且X是N時，(a)兩個與N原子連接的R基團可以一起形成一個含一個氮的雜環(huán)或一個含一個氮和氧的雜環(huán)，(b)一個與N原子連接的R基團還可以是OR3或者(c)兩個與 N 原子連接的R基團可以是-H。
3.權(quán)利要求1的式（1）的化合物或其藥學上可接受的鹽、互變異構(gòu)體或水合物：
其中B為鳥嘌呤-9-基、腺嘌呤-9-基、2,6-二氨基嘌呤-9-基、2-氨基嘌呤-9-基或其1-去氮雜、3-去氮雜或8-氮雜類似物，或者B是胞嘧啶-1-基； R獨立地為-H 、未取代的或者被1或2個鹵素、氰基、疊氮基、硝基或OR3取代的C1-C12烷基、C5-C12芳基、C2-C12鏈烯基、C2-C12鏈炔基、C7-C12鏈烯基芳基、C7-C12鏈炔基芳基或C6-C12烷基芳基，其中R3為C1-C12烷基、C2-C12鏈烯基、C2-C12鏈炔基或C5-C12芳基;R1為-H、CH3、-CH2OH、-CH2F、-CH＝CH2或-CH2N3，R2獨立地為-H或C1-C6烷基；而 R8為-H或-CHR2-O-C(O)-OR。
在無效宣告程序中，案件的爭議焦點之一是本專利權(quán)利要求1、3及其他存在引用關(guān)系的權(quán)利要求能否享有US08/686838的優(yōu)先權(quán)。
2.2 無效決定的觀點
第22284號無效決定認定本專利權(quán)利要求1、3與優(yōu)先權(quán)文件之間至少存在如下區(qū)別[4]：
1）兩個通式（1a）的基本結(jié)構(gòu)不同；
2）兩個通式（1a）使用的取代基定義不同；
3）權(quán)利要求3定義取代基R時涉及了多種取代或未取代的基團，而優(yōu)先權(quán)文件中相應的通式化合物（1）定義的R僅包括C1-C10烷基。
基于以上三點區(qū)別，無效決定認為，權(quán)利要求1、3的保護范圍超出了優(yōu)先權(quán)文件記載的范圍，本專利權(quán)利要求1、3及相關(guān)權(quán)利要求不能享有US 08/686,838的優(yōu)先權(quán)。
2.3 一審法院的觀點
專利權(quán)人在一審中主張，核實馬庫什權(quán)利要求的優(yōu)先權(quán)時，應將本專利權(quán)利要求中包含的具體化合物與優(yōu)先權(quán)文本所記載的具體化合物進行對比。如果本專利權(quán)利要求中所包含的部分具體化合物與優(yōu)先權(quán)文本中的化合物相重合，則應當認定權(quán)利要求中的該部分化合物享有部分優(yōu)先權(quán)。由此可知，專利權(quán)人認為，馬庫什權(quán)利要求應當被理解為該權(quán)利要求范圍內(nèi)所包含的全部具體化合物的集合，其中每個具體化合物均為單獨的技術(shù)方案，應當以單個具體化合物為單位核實馬庫什權(quán)利要求的優(yōu)先權(quán)。
一審法院認為[5]，優(yōu)先權(quán)問題的實質(zhì)在于如何認定權(quán)利要求與該權(quán)利要求保護范圍內(nèi)所包含的具體實施方式之間的關(guān)系，這一情形在具有概括性質(zhì)的權(quán)利要求中普遍存在。一審法院在參考《專利審查指南》中關(guān)于上、下位概括、數(shù)值范圍及選擇發(fā)明相關(guān)規(guī)定的基礎(chǔ)上認為，將馬庫什權(quán)利要求中各可選項進行不同排列組合最終得出的各具體化合物不能當然視為若干單獨的技術(shù)方案，馬庫什權(quán)利要求并非必然是多個并列技術(shù)方案的集合。在核實馬庫什權(quán)利要求的優(yōu)先權(quán)時，原則上應以整個權(quán)利要求，而非該權(quán)利要求中所包括的具體化合物作為對比依據(jù)。據(jù)此，一審法院認為，專利權(quán)人關(guān)于馬庫什權(quán)利要求應被視為若干并列技術(shù)方案的集合的理由不成立，本專利權(quán)利要求1不應視為并列技術(shù)方案的結(jié)合，對上述權(quán)利要求的優(yōu)先權(quán)核實應以整個權(quán)利要求為比對基礎(chǔ)，被訴決定中的相應作法正確。
2.4 二審法院的觀點
二審法院認為[3]，馬庫什權(quán)利要求是為了應對一般的撰寫方法無法滿足化學和生物技術(shù)領(lǐng)域中對較寬泛保護范圍的概括性要求而專門創(chuàng)立的權(quán)利要求撰寫方式。馬庫什權(quán)利要求本質(zhì)上屬于多個技術(shù)方案的集合。但由于其特殊的撰寫方式，使得此類權(quán)利要求涵蓋的具體化合物的數(shù)量十分龐大，其保護范圍中存在推測而來的具體化合物，也有可能存在不能實現(xiàn)的具體化合物，因此，馬庫什權(quán)利要求并不能體現(xiàn)每一個具體化合物的特性，而是概括了各個具體化合物的共性。馬庫什權(quán)利要求是一種特殊的權(quán)利要求撰寫方式，它是對多項技術(shù)方案進行概括的撰寫方法，但不同于諸如上位概念概括等一般的概括方法，雖形式上具有整體性，但實質(zhì)上并非單一的技術(shù)方案。基于馬庫什權(quán)利要求的特殊性，在特定情況下，不排除馬庫什權(quán)利要求包含數(shù)量有限且清晰可分的并列選擇關(guān)系的技術(shù)方案，此時，馬庫什權(quán)利要求可以享受部分優(yōu)先權(quán)。
二審法院進一步給出了馬庫什權(quán)利要求優(yōu)先權(quán)的核實方法：首先，確定主張優(yōu)先權(quán)的技術(shù)方案在在后專利申請的馬庫什權(quán)利要求中是否可分，例如，如果這種拆分方式使得主張優(yōu)先權(quán)的部分或者拆分后部分相當于數(shù)個具體的化合物，則不宜認為該技術(shù)方案是可分的，除非這些具體化合物是專利申請文件已經(jīng)明確記載的。其次，確定主張優(yōu)先權(quán)的技術(shù)方案是否為優(yōu)先權(quán)文件直接地毫無疑義的記載和披露，并判斷主張優(yōu)先權(quán)的技術(shù)方案是否超出優(yōu)先權(quán)文件的記載。最終二審法院撤銷了第22284號決定及一審判決。
3、分析與討論
由第2部分的分析可知，實踐中對馬庫什權(quán)利要求性質(zhì)的認識尚存在爭議，不同審級對馬庫什權(quán)利要求優(yōu)先權(quán)的判斷方法也存在差異。
第22284號無效決定傾向于認為，在核實馬庫什權(quán)利要求的優(yōu)先權(quán)時，應當將馬庫什通式作為一個整體看待，將權(quán)利要求中的馬庫什通式與優(yōu)先權(quán)文本中的通式進行整體對比，基于馬庫什通式整體是否相同作為認定優(yōu)先權(quán)成立與否的標準。即，第22284號無效決定在核實馬庫什權(quán)利要求的優(yōu)先權(quán)時，呈現(xiàn)出“整體技術(shù)方案論”的觀點。
一審法院傾向于認為，“馬庫什權(quán)利要求亦并非必然是多個并列技術(shù)方案的集合”，即，通常情況下應當把馬庫什權(quán)利要求視為一個整體技術(shù)方案，在例外情形下，可以將馬庫什權(quán)利要求視為多個并列技術(shù)方案的集合。但一審法院并未釋明哪些屬于例外情形。
二審法院傾向于認為，馬庫什權(quán)利要求本質(zhì)上屬于多個技術(shù)方案的集合，即，二審法院對馬庫什權(quán)利要求持“并列技術(shù)方案論”的觀點。關(guān)于馬庫什權(quán)利要求優(yōu)先權(quán)的判斷，二審法院認為，馬庫什權(quán)利要求可以享有部分優(yōu)先權(quán)，但前提是馬庫什權(quán)利要求能夠拆分為包含數(shù)量有限且清晰可分的并列選擇關(guān)系的技術(shù)方案。
關(guān)于馬庫什權(quán)利要求的性質(zhì)，實踐中關(guān)于“整體技術(shù)方案論”和“并列技術(shù)方案論”的辯論一直存在。有專家從馬庫什權(quán)利要求的起源及其與選擇發(fā)明、新穎性與創(chuàng)造性的審查標準、優(yōu)先權(quán)核實及放棄式修改的關(guān)系等角度論述了“整體技術(shù)方案論”的合理性[2]。北京市高級人民法院則傾向于認為馬庫什權(quán)利要求所概括的是多個技術(shù)方案的集合，各要素間都可以相互替代而達到相同的效果。
最高人民法院在(2016)最高法行再第41號案中對馬庫什權(quán)利要求的性質(zhì)做了較為詳細的闡述[6]。該案涉及名稱為“用于治療或預防高血壓癥的藥物組合物的制備方法”、專利號為97126347.7的發(fā)明專利。
涉案專利同樣涉及馬庫什權(quán)利要求，涉案專利授權(quán)公告時權(quán)利要求1中記載的馬庫什通式如上圖所示，案件的爭議焦點之一是如何認定馬庫什權(quán)利要求的性質(zhì)，即馬庫權(quán)利要求屬于概括的整體技術(shù)方案還是眾多化合物的集合。
最高人民法院認為，馬庫什權(quán)利要求具有極強的概括能力,從公平角度出發(fā)，對馬庫什權(quán)利要求的解釋應當從嚴。馬庫什權(quán)利要求應當被視為馬庫什要素的集合，而不是眾多化合物的集合，馬庫什要素只有在特定情況下才會表現(xiàn)為單個化合物，但通常而言，馬庫什要素應當理解為具有共同性能和作用的一類化合物。如果認定馬庫什權(quán)利要求所表述的化合物是眾多化合物的集合，就明顯與單一性要求不符。
4、關(guān)于馬庫什權(quán)利要求優(yōu)先權(quán)判斷方法的再思
結(jié)合實踐中提出的各種觀點，筆者認為可將馬庫什權(quán)利要求優(yōu)先權(quán)的判斷方法歸納為以下幾個方面：
4.1 通式對比法
在整體技術(shù)方案論的視角下，將在后申請權(quán)利要求中的馬庫什通式與優(yōu)先權(quán)文本中的馬庫什通式進行整體對比，以馬庫什通式是否相同作為判斷優(yōu)先權(quán)成立與否的標準[4]。由于是以馬庫什通式為單位進行整體對比，因此，排除了馬庫什權(quán)利要求享有部分優(yōu)先權(quán)的可能性。
上述判斷方法采用一刀切的方式徹底排除了馬庫什權(quán)利要求享有部分優(yōu)先權(quán)的可能性，其合理性值得商榷。以下通過虛擬案例進行討論：
【案例】：在后申請的權(quán)利要求1保護一種化合物，權(quán)利要求1如下：
1.具有如下通式結(jié)構(gòu)（I）的化合物：A-B-C-D (I)，其中：
A選自A1或A2；
B選自B1、B2或B3；
C選自C1、C2或C3；
D選自D1、D2或D3。
優(yōu)先權(quán)文本中記載的信息如下：
具有通式結(jié)構(gòu)（I）的化合物：A-B-C-D (I)，其中：
A選自A1；
B選自B1、B2或B3；
C選自C1、C2或C3；
D選自D1、D2或D3。
分析：對比在后申請的權(quán)利要求1與優(yōu)先權(quán)文本可知，二者的區(qū)別僅在于馬庫什要素A的選項不同，在后申請的馬庫什要素A相對于優(yōu)先權(quán)文本增加了A2選項，導致二者的馬庫什通式存在不同。如果按照整體技術(shù)方案論的觀點，則在后申請不能享有優(yōu)先權(quán)。但是，在馬庫什要素A僅存在兩個選項（A1,A2）的情況下，如果不允許在后申請享有部分優(yōu)先權(quán)，是否與優(yōu)先權(quán)制度的初衷相違背值得討論。
在我國，發(fā)明專利申請享有優(yōu)先權(quán)的期限是12個月，在12個月期間內(nèi)，申請人經(jīng)過一段時間的研究，有可能對其技術(shù)進行改進，并有可能會在在后申請中增加新的研究成果，此時便出現(xiàn)了上述假設(shè)的情況。在“二選一”的簡單情景下，本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠清晰地把在后申請中的馬庫什通式拆分為A1-B-C-D 和 A2-B-C-D 兩個并列技術(shù)方案，對于A1-B-C-D這個技術(shù)方案，可以享有在先申請的優(yōu)先權(quán)似乎也在情理之中。上述撰寫方式與申請人在撰寫權(quán)利要求1時，刻意地將權(quán)利要求1拆分為如下兩個并列技術(shù)方案沒有本質(zhì)區(qū)別：權(quán)利要求1.具有如下通式結(jié)構(gòu)的化合物：A1-B-C-D (I)，其中B選自B1、B2或B3；C選自C1、C2或C3；D選自D1、D2或D3；或A2-B-C-D (II)，其中B選自B1、B2或B3；C選自C1、C2或C3；D選自D1、D2或D3。
結(jié)合上述分析，筆者認為，即便將馬庫什權(quán)利要求視為整體技術(shù)方案，也不宜一概排除馬庫什權(quán)利要求享有部分優(yōu)先權(quán)的可能性，還應視具體情況而定。
4.2 單個化合物對比法
在第2.1節(jié)講述的案例中，專利權(quán)人持并列技術(shù)方案論的觀點，專利權(quán)人認為在核實馬庫什權(quán)利要求的優(yōu)先權(quán)時，應將權(quán)利要求中包含的具體化合物與優(yōu)先權(quán)文本所包含的具體化合物進行對比。
并列技術(shù)方案論的觀點與最高人民法院關(guān)于馬庫什權(quán)利要求性質(zhì)的解釋存在較大差異。退一步講，即便認定馬庫什權(quán)利要求屬于并列技術(shù)方案的集合，單個化合物對比法在實踐中的可操作性也很低。在該案一審階段[3]，一審法院曾要求專利權(quán)人明確本專利權(quán)利要求中所包含具體化合物的數(shù)量，專利權(quán)人嘗試了各種方式，卻表示無法計算出具體化合物的數(shù)量，再退一步講，即便具體化合物的數(shù)量可以確定，各可選項之間組合后所得出的具體化合物數(shù)量亦為天文數(shù)量級別，在這種情況下，進行單個化合物的對比判斷，顯然是不切合實際的。
4.3 先拆分后對比法
北京市高級人民法院在并列技術(shù)方案論的基礎(chǔ)上，提出了先拆分后對比的判斷方法[3]。雖然并列技術(shù)方案論被最高法所否定，但先拆分后對比的優(yōu)先權(quán)判斷方式是否具有適用的空間值得討論。
如4.1節(jié)所述，對于僅有一個馬庫什要素存在區(qū)別且區(qū)別屬于“二選一”的情景，本領(lǐng)域技術(shù)人員能夠清晰地將馬庫什通式拆分為兩個并列技術(shù)方案，此時采用先拆分后對比的方法，并考慮部分優(yōu)先權(quán)成立的可能性有其合理性。
先拆分后對比法存在的問題是拆分的尺度不易把握。首先，對馬庫什權(quán)利要求的拆分不能破壞整體技術(shù)方案論的大前提。如果這種拆分導致拆分后的部分相當于數(shù)個具體的化合物，則顯然是將其作為并列技術(shù)方案論的處理方式對待，此時不宜認為該技術(shù)方案是可以拆分的。其次，拆分時對變量的要求需有一定的限制。權(quán)利要求中的馬庫什要素有多有少，每個馬庫什要素的可選項數(shù)量也不相同，在什么情況下允許拆分也有待商榷。假設(shè)對于二選一的情景允許拆分，那么對于三選一、四選一、三選二、四選二等情景是否允許拆分？實踐中尚未先例可循。再次，拆分后的部分應當符合本領(lǐng)域技術(shù)人員的預期。如果拆分出來的對象在在后申請文件中沒有描述或記載，則本領(lǐng)域技術(shù)人員在面臨拆分前的整體通式時，不知道如何拆分，也無法預期拆分后的結(jié)果，則這種情況下不宜認為該拆分方式是合適的。
5、結(jié)語
由以上分析可知，當前提出的各種判斷方法均不能盡善盡美地解決馬庫什權(quán)利要求優(yōu)先權(quán)判斷中存在的問題。鑒于馬庫什權(quán)利要求的特殊性，通過情況下應當將馬庫什權(quán)利要求視為一項整體技術(shù)方案。在整體技術(shù)方案輪的視角下，是否允許馬庫什權(quán)利要求享有部分優(yōu)先權(quán)仍有討論的空間，如果允許馬庫什權(quán)利要求享有部分優(yōu)先權(quán)，先拆分后對比法是否可行？如何把握馬庫什權(quán)利要求的拆分尺度？如何完善操作規(guī)則等問題尚有待司法實踐的進一步檢驗。值得一提的是，無論馬庫什權(quán)利要求優(yōu)先權(quán)判斷規(guī)則如何改變，都不能違背先申請制的基本原則，即不允許在后申請中新增加的技術(shù)內(nèi)容享有優(yōu)先權(quán)，進而損害其他申請人及社會公眾的利益。
參考文獻
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