功能性特征的認定是專利侵權(quán)糾紛實務(wù)中的難點，爭議的焦點主要集中于兩個方面：一、是如何認定功能性特征；二是如何界定功能性特征的保護范圍。
就功能性特征的認定而言，《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋（二）》（簡稱“《司法解釋（二）》”）第八條給出了功能性特征的定義，但司法實踐中對于功能性特征的認定仍存在較大的爭議。例如，在“壓力燒煮容器鎖緊夾具”案[1]及“多功能榨汁機”案中[2]，二審法院對于功能性特征的認定均給出了與一審法院截然相反的觀點。
具體到功能性特征的保護范圍，《最高人民法院關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》（簡稱“《司法解釋（一）》”）第四條規(guī)定功能性特征的內(nèi)容應(yīng)解釋為說明書和附圖描述的實現(xiàn)該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式，《司法解釋（二）》第八條進一步規(guī)定了“等同的實施方式”的認定規(guī)則。然而，上述規(guī)定在應(yīng)用中仍存在一些問題，例如，如何劃分用于實現(xiàn)所述功能或者效果的“不可缺少的技術(shù)特征”？當涉案專利的說明書沒有實施方式或有多個實施方式時如何確定“不可缺少的技術(shù)特征”？進行實施方式的等同對比時是將“不可缺少的技術(shù)特征”作為整體與被訴侵權(quán)產(chǎn)品的相應(yīng)結(jié)構(gòu)進行對比還是對“不可缺少的技術(shù)特征”進而二次拆分后再進行全部特征的對比？功能性特征的等同是否考慮涉案專利的發(fā)明點？包含功能性特征的權(quán)利要求的等同侵權(quán)判定是否能夠適用“二次等同”理論？本文結(jié)合實際案例和大家分享作者對上述問題的思考。
功能性特征的解釋與非功能性特征不同，功能性特征是按照“實施例+等同”的解釋規(guī)則確定其保護范圍，而非功能性特征是按照其在權(quán)利要求中的用語確定其保護范圍，因此， 功能性特征的認定對于侵權(quán)判定而言至關(guān)重要。
功能性特征的概念起源于美國，1952年的美國專利法第112條第6項規(guī)定：“針對組合的權(quán)利要求而言，其特征可以采用‘用于實現(xiàn)某種特定功能的機構(gòu)或步驟’的方式來撰寫，而不必寫出實現(xiàn)其功能的具體結(jié)構(gòu)、材料或動作”，該條款首次肯定了功能性技術(shù)特征的適用及解釋原則。關(guān)于功能性特征的認定，美國聯(lián)邦巡回上訴法院在2002年給出了推定優(yōu)先的認定標準[3]，聯(lián)邦巡回上訴法院認為，如果權(quán)利要求中采用了“用于實現(xiàn)……的手段”或“用于實現(xiàn)……的步驟”類似的表述用語，一般應(yīng)推定該特征是功能性特征，除非該假定能夠被推翻。[4]
關(guān)于功能性特征的定義，《司法解釋（二）》第八條規(guī)定“功能性特征，是指對于結(jié)構(gòu)、組分、步驟、條件或其之間的關(guān)系等，通過其在發(fā)明創(chuàng)造中所起的功能或者效果進行限定的技術(shù)特征，但本領(lǐng)域普通技術(shù)人員僅通過閱讀權(quán)利要求即可直接、明確地確定實現(xiàn)上述功能或者效果的具體實施方式的除外。”對于但書部分的例外情形，應(yīng)當站在本領(lǐng)域普通技術(shù)人員的角度，由當事人舉證證明，如果當事人的舉證不足以認定構(gòu)成但書所述的例外情形，則應(yīng)當認定該功能性描述是功能性特征。
北京市高級人民法院在《專利侵權(quán)判定指南（2017）》中進一步細化了認定功能性特征的例外情形，指出以下三種情形一般不宜認定為功能性特征：（1）以功能或效果性語言表述且已經(jīng)成為本領(lǐng)域普通技術(shù)人員普遍知曉的技術(shù)術(shù)語；（2）或以功能或效果性語言表述且僅通過閱讀權(quán)利要求即可直接、明確地確定實現(xiàn)上述功能或者效果的具體實施方式的技術(shù)特征；（3）使用功能性或效果性語言表述，但同時也用相應(yīng)的結(jié)構(gòu)、組分、材料、步驟、條件等特征進行描述的技術(shù)特征。
在“裁剪機”案中[5]，權(quán)利要求1涉及特征“可上下升降的上且切刀安裝板”，權(quán)利要求1已經(jīng)對上切刀安裝板的結(jié)構(gòu)以及其與上切刀、上支撐部、支撐板之間的結(jié)構(gòu)關(guān)系進行了一定程度的描述，但對于如何實現(xiàn)“可上下升降”這一功能未給出具體的實現(xiàn)方式。浙江高院認為“在實踐中，實現(xiàn)上下升降功能的方式多種多樣，所屬技術(shù)領(lǐng)域普通技術(shù)人員在看到該功能性表述后，無法直接、明確地確定實現(xiàn)上下升降這一功能的具體實施方式。因此，‘可上下升降的’上切刀安裝板屬于功能性技術(shù)特征。”由此可知，只有用于描述功能的特征-“可上下升降”才能被認定為功能性特征。
在“多功能榨汁機”案中[2]，權(quán)利要求1涉及特征“驅(qū)動組件”一審法院認定該特征功能性特征，而福建高院認為“權(quán)利要求書中所述‘驅(qū)動’雖為功能性用語，但與‘組件’結(jié)合組成‘驅(qū)動組件’名詞，在涉案專利技術(shù)特征中只是指特定的部件，而非對及特征起功能性或效果性的限定作用，故所述‘驅(qū)動組件’依照《司法解釋（二）》第八條的規(guī)定應(yīng)當不屬于專利意義上的功能性技術(shù)特征”。即福建高院認為“驅(qū)動組件”屬于本領(lǐng)域的通用技術(shù)術(shù)語，不屬于專利法意義上的功能性特征。
由以上分析可知，功能性特征的判斷應(yīng)著眼于權(quán)利要求中的功能性描述用語，對于不是用于描述功能的用語不應(yīng)按照功能性特征處理，同時，功能性特征的認定還應(yīng)與上位概念或本領(lǐng)域的通用技術(shù)術(shù)語相區(qū)分。
功能性特征是對技術(shù)特征的功能或效果的描述，其字面含義寬泛，本身無法從技術(shù)層面體現(xiàn)專利對現(xiàn)有技術(shù)的貢獻，功能性特征對現(xiàn)有技術(shù)的貢獻只能借助說明書中的具體實施方式或?qū)嵤├齺眢w現(xiàn)[6]。為了合理界定專利權(quán)的保護范圍，《司法解釋（一）》第四條規(guī)定應(yīng)當結(jié)合說明書及附圖所描述的具體實施方式及其等同的實施方式來確定功能性特征的內(nèi)容。《司法解釋（二）》第八條進一步規(guī)定了“等同的實施方式”的認定規(guī)則。
隨之而來的問題是，實施方式或?qū)嵤├ǔＪ窃敱M而具體的，如果以實施例記載的實現(xiàn)所述功能或效果的全部技術(shù)特征作為確定功能性特征保護范圍的依據(jù)，將會過度地限縮功能性特征的保護范圍，不利于保護專利權(quán)人的合法權(quán)益，也與功能性特征的制度價值不符。為此，《司法解釋（二）》第八條規(guī)定，應(yīng)當以說明書及附圖記載的實現(xiàn)所稱功能或效果的“不可缺少的技術(shù)特征”作為侵權(quán)對比的基礎(chǔ)。由此可知，“不可缺少的技術(shù)特征”的劃分對于確定功能性特征的保護范圍十分重要。
關(guān)于技術(shù)特征的理解，《專利審查指南 2010》指出“技術(shù)特征可以是構(gòu)成發(fā)明或者實用新型技術(shù)方案的組成要素，也可以是要素之間的相互關(guān)系”[7]。最高院曾在《司法解釋（二）》（公開征求意見稿）中提到：技術(shù)特征，是指技術(shù)方案中能夠相對獨立地實現(xiàn)一定的技術(shù)功能，并產(chǎn)生相對獨立的技術(shù)效果的最小技術(shù)單元。北京市高級人民法院《專利侵權(quán)判定指南（2017）》第8條給出了類似的定義：“技術(shù)特征是指在權(quán)利要求所限定的技術(shù)方案中，能夠相對獨立地執(zhí)行一定的技術(shù)功能、并能產(chǎn)生相對獨立的技術(shù)效果的最小技術(shù)單元。在產(chǎn)品技術(shù)方案中，該技術(shù)單元一般是產(chǎn)品的部件和/或部件之間的連接關(guān)系。在方法技術(shù)方案中，該技術(shù)單元一般是方法步驟或者步驟之間的關(guān)系。”，最高人民法院在判例中指出[8]：“劃分技術(shù)特征時，一般應(yīng)把能夠?qū)崿F(xiàn)一種相對獨立的技術(shù)功能的技術(shù)單元作為一個技術(shù)特征，不宜把實現(xiàn)不同技術(shù)功能的多個技術(shù)單元劃定為一個技術(shù)特征”。由以上規(guī)定可知，技術(shù)特征的認定和劃分應(yīng)以能夠相對獨立地執(zhí)行一定的技術(shù)功能為導(dǎo)向。
實踐中原被告雙方關(guān)于技術(shù)特征的劃分往往存在爭議，專利權(quán)人希望進行技術(shù)特征的粗劃分，以利于侵權(quán)對比；而被訴侵權(quán)人則希望進行技術(shù)特征細劃分，以有利于侵權(quán)抗辯。
在“裁剪機”案中[5]，關(guān)于實現(xiàn)上切刀安裝板“可上下升降”的功能所對應(yīng)的“不可缺少的技術(shù)特征”的劃分，一審、二審法院及最高人民法院給出了不同的裁判結(jié)果：一審法院認為“與豎直導(dǎo)桿相配合的豎直導(dǎo)向套”系實現(xiàn)上下升降“不可缺少的技術(shù)特征”之一；二審法院認為“不可缺少的技術(shù)特征”是“豎直氣缸的活塞桿穿過上切刀安裝板并固定在支撐連桿上端，通過支撐連桿作用于上切刀。”；最高人民法院認為“不可缺少的技術(shù)特征”是“上切刀與上切刀安裝板之間設(shè)有連接上切刀中部與上切刀安裝板中部的支撐連桿，機架上設(shè)置有豎直氣缸，豎直氣缸的活塞桿往下延伸穿過上切刀安裝板并固定在支撐連桿上端，豎直氣缸驅(qū)動上切刀作上下往復(fù)運動。”[9]該案表明，“不可缺少的技術(shù)特征”的劃分標準較難把握，裁判者在“不可缺少的技術(shù)特征”的認定上也存在一定的自由裁量空間。
筆者則認為，“不可缺少的技術(shù)特征”的劃分仍應(yīng)著眼“功能或效果”，可采用剝繭抽絲的方式，假設(shè)某具體實施例記載了五個技術(shù)特征：A-E，那么，除去特征A，是否能實現(xiàn)所述功能或效果？如果仍能實現(xiàn)所述功能，則特征A不屬于不可缺少的技術(shù)特征，應(yīng)予排除，然后再依次測試特征B-E，并得出結(jié)論。此種做法類似“必要技術(shù)特征”的判斷方法，歸根結(jié)底，是否屬于“不可缺少的技術(shù)特征”的關(guān)鍵在于該特征的有無對實現(xiàn)所述功能或效果是否有實質(zhì)性影響。
確定用于實現(xiàn)所述功能或效果的“不可缺少的技術(shù)特征”之后，接下來要思考的便是如何判斷被訴侵權(quán)技術(shù)方案中的相應(yīng)技術(shù)特征與功能性特征是否相同或等同。
另一種觀點則認為，專利侵權(quán)判定遵循全面覆蓋原則，凡是寫入權(quán)利要求的技術(shù)特征均對專利權(quán)的保護范圍有限定作用，如果在侵權(quán)判定中側(cè)重考量發(fā)明點，則是在變相適用多余指定原則，因此，不應(yīng)當區(qū)分發(fā)明點與非發(fā)明點[9]。
筆者則認為，在進行功能性特征的等同侵權(quán)判定時不應(yīng)當考慮發(fā)明點，原因在于發(fā)明點的認定是需要參照物的，通常發(fā)明點是相對于最接近的現(xiàn)有技術(shù)而言的，所選取的最接近的現(xiàn)有技術(shù)不同，所認定的發(fā)明點隨之不同，即發(fā)明點的確定具有相對性，這本身就決定了在專利侵權(quán)比對時不宜區(qū)分發(fā)明點與非發(fā)明點。
專利案件的侵權(quán)比對需要對技術(shù)方案進行技術(shù)特征的拆分（第一次拆分），功能性特征是眾多特征之一，在確定了用于實現(xiàn)所述功能或效果的“不可缺少的技術(shù)特征”之后，進行“不可缺少的技術(shù)特征”與被訴侵權(quán)產(chǎn)品的相應(yīng)結(jié)構(gòu)的對比時，是否需要對“不可缺少的技術(shù)特征”進行二次拆分？
一種觀點認為，就實現(xiàn)所述功能或效果的結(jié)構(gòu)特征而言，其本身相當于一個小的技術(shù)方案，在進行相同或等同的對比時，當然要二次拆分后按照全部技術(shù)特征的全面覆蓋原則進行對比。另一種觀點則認為，應(yīng)當把用于實現(xiàn)所述功能或效果的“不可缺少的技術(shù)特征”作為一個整體進行整體對比，以防止由于過度拆分而不當縮小涉案專利的保護范圍，同時由于技術(shù)特征的分解本身就具有不確定性，不同的拆分方法會導(dǎo)致不同的結(jié)論，徒增了司法判定的不確定性和侵權(quán)判定的難度。
在“裁剪機”案中，二審法院采用了第二種觀點[5]，在進行“可上下升降的上切刀安裝板”功能性特征的等同判定時，將功能性特征對應(yīng)的結(jié)構(gòu)特征作為一個整體與被訴侵權(quán)產(chǎn)品中的相應(yīng)特征進行對比。在再審程序中，最高人民法院未對二審法院的整體對比規(guī)則發(fā)表評論，而是按照《司法解釋（二）》第八條規(guī)定的“一基本+兩相同+創(chuàng)造性勞動”的規(guī)則進行了對比，在認定功能、效果相同的情況下，對于技術(shù)手段的差異以“所屬技術(shù)領(lǐng)域慣常的技術(shù)手段”進行評述，最高院認為[9]：“雖然二者在手段上存在一定差異，但無論是通過豎直氣缸還是通過偏心輪的方式驅(qū)動某一部件作上下運動，都是所屬技術(shù)領(lǐng)域慣常的技術(shù)手段，對本領(lǐng)域普通技術(shù)人員而言，將本專利權(quán)利要求1的相應(yīng)技術(shù)特征替換為被訴侵權(quán)技術(shù)方案中以偏心輪帶動拉桿的手段是顯而易見的。”
由上述案例的裁判思路來看，最高人民法院雖然未明確提及整體對比規(guī)則，但也未進行技術(shù)特征的一一對比，由此為整體對比原則的適用提供了操作空間。
以具體實施例為基準解釋功能性特征時，實施“一次等同”之后，原則上功能性特征的保護范圍已經(jīng)劃定，不需要再按照非功能性特征的等同侵權(quán)判定方式進行具體技術(shù)特征的“二次等同”的判定。最高人民法院知識產(chǎn)權(quán)審判庭在解讀《司法解釋（二）》第八條時持上述觀點。但功能性特征“一次等同”的條件是“一基本+兩相同+創(chuàng)造性勞動”，也就是說只有在功能、效果“相同”的情況下才會發(fā)生“一次等同”。實踐中有一種情況是被訴侵權(quán)產(chǎn)品的相應(yīng)結(jié)構(gòu)的功能與涉案專利不完全相同，此時應(yīng)如何處理？
在WMS Gaming案中[10]，涉案專利的權(quán)利要求限定的功能是“分配和選擇單個數(shù)字”，被訴侵權(quán)產(chǎn)品的功能是“分配和選擇數(shù)字組合”，二者的功能不完全相同，因此不構(gòu)成字面侵權(quán)。美國聯(lián)邦巡回上訴法院認為，由于被訴侵權(quán)產(chǎn)品與專利權(quán)利要求中限定的功能沒有實質(zhì)性差異，而其結(jié)構(gòu)又與說明書中披露的相應(yīng)結(jié)構(gòu)相似，因此等同侵權(quán)成立[4]。由此可知，美國聯(lián)邦巡回上訴法院認為在特殊情況下可能出現(xiàn)“在蘋果上咬兩次”的情形。
專利文件中的實施方式可分為三種情況：一、沒有實施例；二、一個實施例；三、兩個以上的實施例。以下重點討論沒有實施例和有多個實施例的情形。
對于沒有實施例的情形，如何確定功能性特征的內(nèi)容以及如何進行侵權(quán)對比？上海市高級人民法院在《上海市高級人民法院專利侵權(quán)糾紛審理指引(2011年)》第8條指出：“說明書及附圖未描述權(quán)利要求中功能性特征所記載功能的具體實施方式時，可直接認定專利侵權(quán)指控不能成立。”上海知識產(chǎn)權(quán)法院則創(chuàng)造性地運用涉案專利申請日前權(quán)利人申請的關(guān)聯(lián)專利來解釋涉案專利權(quán)利要求，以關(guān)聯(lián)專利所涉相同或類似功能性特征所披露的實施方式來解釋涉案專利功能性特征的保護范圍[11]。由此可知，如果說明書中沒有用于確定功能性特征的具體實施方式，專利權(quán)人將面臨駁回訴訟請求的風險。但在特殊情況下，關(guān)聯(lián)專利申請、同族專利申請或分案申請可以作為解釋涉案專利功能性特征的依據(jù)，上海知識產(chǎn)權(quán)法院的創(chuàng)新性探索值得討論。
對于存在多個實施例的情形，如何確定功能性特征的內(nèi)容以及如何進行侵權(quán)對比？前述“壓力燒煮容器鎖緊夾具”案給出了較好的詮釋[1]，該案涉及多個功能性特征，且說明書中有多個實施例，廣東高院在堅持結(jié)合說明書和附圖的描述來確定技術(shù)特征的內(nèi)容時，將說明書和附圖中出現(xiàn)的全部能夠?qū)崿F(xiàn)該功能的實施方式所必需的技術(shù)特征，分別、并列的作為該功能性特征的內(nèi)容，然后將被訴侵權(quán)產(chǎn)品中的相應(yīng)結(jié)構(gòu)與其中最接近的一個進行等同對比，確定是否構(gòu)成等同。可見，對于說明書中存在多個實施例的情形，由于每個實施例均是一個獨立的技術(shù)方案，因此在確定功能性特征的內(nèi)容時，應(yīng)考慮所有實施例的內(nèi)容，分別確定每個實施例中用于實現(xiàn)所述功能或效果的“不可缺少的技術(shù)特征”，從而合理界定涉案專利功能性特征的保護范圍。
功能性特征等同的基準時間。根據(jù)《司法解釋（二）》第八條的釋義，由于功能性特征的字面含義廣泛，出于利益平衡的考慮，對功能性特征的內(nèi)容采用“實施例+等同”的解釋規(guī)則，在認定等同尺度適當從嚴的同時，為了避免潛在侵權(quán)人采用申請日后出現(xiàn)的新技術(shù)進行技術(shù)手段的替換，第八條將認定等同的時間點放寬至被訴侵權(quán)行為發(fā)生時，以切實發(fā)揮保護創(chuàng)新的作用[12]。
禁止反悔原則。禁止反悔原則是侵權(quán)判定中要考慮的一個重要因素，構(gòu)成禁止反悔原則的技術(shù)方案應(yīng)當被排除在等同范圍之外，鑒于禁止反悔原則不是本文討論的重點，本文在此不作深入論述。
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