摘要：馬庫什權利要求的優先權判斷是實務中的難點，馬庫什權利要求的優先權判斷方法受馬庫什權利要求性質的影響，實踐中關于馬庫什權利要求的定性有“整體技術方案論”和“并列技術方案論”兩類主要觀點，在整體技術方案論的視角下，傾向于采用馬庫什通式“整體對比法”判斷優先權，而在并列技術方案論的視角下，傾向于采用“單個化合物對比法”判斷優先權，然而上述兩種方法均不能完美地解決馬庫什權利要求優先權判斷中存在的問題，本文在分析前述兩種判斷方法的基礎上，進一步探討了“先拆分后對比法”的合理性。
關鍵詞：馬庫什；權利要求；優先權；專利
優先權制度源自《保護工業產權巴黎公約》，創設優先權制度的初衷是為了解決先申請制原則下，締約國國民由于客觀條件的限制，難以在同一時間就其發明創造向其他成員國同時提出專利申請的問題。在優先權制度下，締約國國民就其發明創造在本國或其他成員國首次提出專利申請后，在符合相關條件的前提下，可以在其他成員國或本國就相同主題的發明創造提出專利申請，并享受首次申請的申請日。優先權制度為申請人在其他成員國就其發明創造獲得專利保護提供了便利。然而，實踐中關于優先權的運用，尤其是在優先權是否成立的判斷標準上仍存在諸多爭議。《專利審查指南》規定享受優先權的最小技術單位是在后申請的權利要求中所限定的技術方案[1]。核實優先權時，在滿足其他條件的前提下，只要能夠從優先權文本的說明書或權利要求書中直接地、毫無疑義地得出在后申請的權利要求中的技術方案，即認定優先權成立。上述判斷方法能夠很好地解決通用技術領域中的優先權核實問題。但是，當把上述判斷方法應用于馬庫什權利要求的優先權判斷時仍存在許多值得探討的問題。馬庫什權利要求是在一項權利要求中限定多個并列的可選擇要素的權利要求，馬庫什權利要求常見于化學、醫藥領域，通常以馬庫什通式的形式進行表達，馬庫什通式具有高度概括性，在一些情況下，一個馬庫什通式能夠概括成千上萬種化合物[2]。考慮到馬庫什權利要求的特殊性，實踐中對于馬庫什權利要求性質的理解及其優先權判斷規則也爭議不斷。對馬庫什權利要求的定性是影響馬庫什權利要求優先權判斷的重要因素。關于馬庫什權利要求的性質，實踐中有“整體技術方案論”和“并列技術方案論”兩種主要觀點[2]。“整體技術方案論”認為，馬庫什權利要求屬于一項整體技術方案，應當以馬庫什通式是否相同作為優先權成立與否的判斷標準，即把在后申請的權利要求中所記載的馬庫什通式與優先權文本中的馬庫什通式進行整體對比，以判斷優先權是否成立；“并列技術方案論”則認為，馬庫什權利要求屬于多個并列技術方案的集合，應當以馬庫什通式所包含的具體化合物是否相同作為優先權成立與否的判斷標準，核實優先權時，應當將在后申請的權利要求中馬庫什通式所包含的具體化合物與優先權文本中所記載的具體化合物進行對比，凡是在后申請的權利要求中所包含的化合物與優先權文本中記載的化合物相同的，就應當認定這些化合物享有部分優先權[3]。上述兩種判斷方法各有優點，但在一些特殊情形下仍不能很好地解決馬庫什權利要求優先權判斷中存在的問題，本文結合實際案例對馬庫什權利要求的性質及現有的優先權判斷方法進行了分析，進一步探討了“先拆分后對比法”判斷方法的合理性。“核苷酸類似物”發明專利權無效宣告行政糾紛案涉及第97197460.8號發明專利（發明名稱：核苷酸類似物；申請日：1997年7月25日，以下簡稱“涉案專利”）[3]，涉案專利要求享有US08/686838的優先權，優先權日為1996年7月26日。涉案專利授權公告時的權利要求1、3如下：1. 下式(1a)的化合物或其藥學上可接受的鹽、互變異構體或水合物： A-O-CH2-P(O)(-OC(R2)2OC(O)X(R)a)(Z) (1a)其中Z為-OC(R2)2OC(O)X(R)a或-OH；A為抗病毒的膦酰甲氧基核苷酸類似物殘基；X為N或O；R2獨立地為-H 、未取代的或者被1或2個鹵素、氰基、疊氮基、硝基或OR3取代的C1-C12烷基、C5-C12芳基、C2-C12鏈烯基、C2-C12鏈炔基、C7-C12鏈烯基芳基、C7-C12鏈炔基芳基或C6-C12烷基芳基，其中R3為C1-C12烷基、C2-C12鏈烯基、C2-C12鏈炔基或C5-C12芳基；R獨立地為-H 、未取代的或者被1或2個鹵素、氰基、疊氮基、硝基、-N(R4)2-或OR3取代的C1-C12烷基、C5-C12芳基、C2-C12鏈烯基、C2-C12鏈炔基、C7-C12鏈烯基芳基、C7-C12鏈炔基芳基或C6-C12烷基芳基，其中R4獨立地為-H 或C1-C8烷基；條件是，至少一個R不是 H ；當X是O時，a是1，或者當X是N時，a是1或2；條件是：當a是2而且X是N時，(a)兩個與N原子連接的R基團可以一起形成一個含一個氮的雜環或一個含一個氮和氧的雜環，(b)一個與N原子連接的R基團還可以是OR3或者(c)兩個與 N 原子連接的R基團可以是-H。3. 權利要求1的式（1）的化合物或其藥學上可接受的鹽、互變異構體或水合物：其中B為鳥嘌呤-9-基、腺嘌呤-9-基、2,6-二氨基嘌呤-9-基、2-氨基嘌呤-9-基或其1-去氮雜、3-去氮雜或8-氮雜類似物，或者B是胞嘧啶-1-基；R獨立地為-H 、未取代的或者被1或2個鹵素、氰基、疊氮基、硝基或OR3取代的C1-C12烷基、C5-C12芳基、C2-C12鏈烯基、C2-C12鏈炔基、C7-C12鏈烯基芳基、C7-C12鏈炔基芳基或C6-C12烷基芳基，其中R3為C1-C12烷基、C2-C12鏈烯基、C2-C12鏈炔基或C5-C12芳基;R1為-H、CH3、-CH2OH、-CH2F、-CH＝CH2或-CH2N3，R2獨立地為-H或C1-C6烷基；而 R8為-H或-CHR2-O-C(O)-OR。 在無效宣告程序中，案件的爭議焦點之一是涉案專利的權利要求1、3及其他存在引用關系的權利要求能否享有US08/686838的優先權。第22284號無效決定認定權利要求1、3與優先權文件之間至少存在如下區別[4]：（1）兩個通式（1a）的基本結構不同；（2）兩個通式（1a）使用的取代基定義不同；（3）權利要求3定義取代基R時涉及了多種取代或未取代的基團，而優先權文件中相應的通式化合物（1）定義的R僅包括C1-C10烷基。基于以上三點區別，無效決定認為權利要求1、3的保護范圍超出了優先權文件記載的范圍，權利要求1、3及相關權利要求不能享有US 08/686,838的優先權。專利權人在一審程序中主張，核實馬庫什權利要求的優先權時，應將本專利權利要求中包含的具體化合物與優先權文本所記載的具體化合物進行對比。如果本專利權利要求中所包含的部分具體化合物與優先權文本中的化合物相重合，則應當認定權利要求中的該部分化合物享有部分優先權。由此可知，專利權人認為，馬庫什權利要求應當被理解為該權利要求范圍內所包含的全部具體化合物的集合，其中每個具體化合物均為單獨的技術方案，應當以單個具體化合物為單位核實馬庫什權利要求的優先權。一審法院認為[5]，優先權問題的實質在于如何認定權利要求與該權利要求保護范圍內所包含的具體實施方式之間的關系，這一情形在具有概括性質的權利要求中普遍存在。一審法院在參考《專利審查指南》中關于上、下位概括、數值范圍及選擇發明相關規定的基礎上認為，將馬庫什權利要求中各可選項進行不同排列組合最終得出的各具體化合物不能當然視為若干單獨的技術方案，馬庫什權利要求并非必然是多個并列技術方案的集合。在核實馬庫什權利要求的優先權時，原則上應以整個權利要求，而非該權利要求中所包括的具體化合物作為對比依據。據此，一審法院認定，專利權人關于馬庫什權利要求應被視為若干并列技術方案的集合的理由不成立，涉案專利的權利要求1不應視為并列技術方案的集合，權利要求的優先權核實應以整個權利要求作為比對的基礎，被訴決定中的作法正確。二審法院撤銷了無效決定及一審判決，二審法院認為[3]，馬庫什權利要求是為了應對一般的撰寫方法無法滿足化學和生物技術領域中對較寬泛保護范圍的概括性要求而專門創立的權利要求撰寫方式。馬庫什權利要求本質上屬于多個技術方案的集合。但由于其特殊的撰寫方式，使得此類權利要求涵蓋的具體化合物的數量十分龐大，其保護范圍中存在推測而來的具體化合物，也有可能存在不能實現的具體化合物，因此，馬庫什權利要求并不能體現每一個具體化合物的特性，而是概括了各個具體化合物的共性。馬庫什權利要求是一種特殊的權利要求撰寫方式，它是對多項技術方案進行概括的撰寫方法，但不同于諸如上位概念概括等一般的概括方法，雖形式上具有整體性，但實質上并非單一的技術方案。基于馬庫什權利要求的特殊性，在特定情況下，不排除馬庫什權利要求包含數量有限且清晰可分的并列選擇關系的技術方案，此時，馬庫什權利要求可以享受部分優先權。二審法院進一步給出了馬庫什權利要求優先權的核實方法：首先，確定主張優先權的技術方案在在后專利申請的馬庫什權利要求中是否可分，例如，如果這種拆分方式使得主張優先權的部分或者拆分后部分相當于數個具體的化合物，則不宜認為該技術方案是可分的，除非這些具體化合物是專利申請文件已經明確記載的。其次，確定主張優先權的技術方案是否為優先權文件直接地毫無疑義的記載和披露，并判斷主張優先權的技術方案是否超出優先權文件的記載。由上述分析可知，實踐中對馬庫什權利要求的性質及其優先權判斷方法存在爭議。關于馬庫什權利要求的性質，主要有“整體技術方案論”和“并列技術方案論”兩類觀點。有學者從馬庫什權利要求的起源及其與選擇發明、新穎性與創造性的審查標準、優先權核實及放棄式修改的關系等角度論述了“整體技術方案論”的合理性[2]，也有法院傾向于認為馬庫什權利要求所概括的是多個技術方案的集合，各要素間都可以相互替代而達到相同的效果。最高人民法院在(2016)最高法行再第41號案中對馬庫什權利要求的性質進行了闡述[6]。該案涉及名稱為“用于治療或預防高血壓癥的藥物組合物的制備方法”的發明專利，涉案專利授權公告時權利要求1所記載的馬庫什通式如下圖所示，案件的爭議焦點之一是如何認定馬庫什權利要求的性質。最高人民法院認為，馬庫什權利要求具有極強的概括能力,從公平角度出發，對馬庫什權利要求的解釋應當從嚴。馬庫什權利要求應當被視為馬庫什要素的集合，而不是眾多化合物的集合，馬庫什要素只有在特定情況下才會表現為單個化合物，但通常而言，馬庫什要素應當理解為具有共同性能和作用的一類化合物。如果認定馬庫什權利要求所表述的化合物是眾多化合物的集合，就明顯與單一性要求不符。關于馬庫什權利要求的優先權判斷方法，前述第22284號無效決定認為，在核實馬庫什權利要求的優先權時，應當將馬庫什通式作為一個整體看待，將權利要求中的馬庫什通式與優先權文本中的通式進行整體對比，基于馬庫什通式整體是否相同作為認定優先權成立與否的標準。即，第22284號無效決定在核實優先權時秉持的是“整體技術方案論”的觀點。而一審法院認為，“馬庫什權利要求亦并非必然是多個并列技術方案的集合”，即，通常情況下應當把馬庫什權利要求視為一個整體技術方案，在例外情形下，可以將馬庫什權利要求視為多個并列技術方案的集合，但一審法院并未釋明哪些屬于例外情形。二審法院則認為，馬庫什權利要求本質上屬于多個技術方案的集合，即，二審法院持“并列技術方案論”的觀點；關于馬庫什權利要求優先權的判斷，二審法院認為，馬庫什權利要求可以享有部分優先權，但前提是馬庫什權利要求能夠拆分為包含數量有限且清晰可分的并列選擇關系的技術方案。基于實踐中提出的各種觀點，可將馬庫什權利要求的優先權判斷方法歸納為以下幾方面：在整體技術方案論的視角下，將在后申請權利要求中的馬庫什通式與優先權文本中的馬庫什通式進行整體對比，以馬庫什通式是否相同作為判斷優先權成立與否的標準[4]。由于該方法是以馬庫什通式為單位進行整體對比，因此，該方法排除了馬庫什權利要求享有部分優先權的可能性。以下通過虛擬案例進行討論：【案例】：在后申請的權利要求1保護一種化合物，權利要求1如下：1.具有如下通式結構（I）的化合物：A-B-C-D (I)，其中：具有通式結構（I）的化合物：A-B-C-D (I)，其中：分析：對比在后申請的權利要求1與優先權文本可知，二者的區別僅在于馬庫什要素A的選項不同，在后申請的馬庫什要素A相對于優先權文本增加了A2選項，導致二者的馬庫什通式存在不同。如果按照整體技術方案論的觀點，則在后申請不能享有優先權。但是，在馬庫什要素A僅存在兩個選項（A1,A2）的情況下，如果不允許在后申請享有部分優先權，似乎不利于保護申請人的合法權益。在我國，發明專利申請享有優先權的期限是12個月，在12個月期間內，申請人經過一段時間的研究，有可能對其技術進行改進，并有可能會在在后申請中增加新的研究成果，此時便出現了上述假設的情形。在“二選一”的簡單情景下，本領域技術人員能夠清晰地把在后申請中的馬庫什通式拆分為A1-B-C-D 和 A2-B-C-D 兩個并列技術方案，對于A1-B-C-D這個技術方案，使其享有在先申請的優先權似乎更合情理。上述撰寫方式與申請人在撰寫權利要求1時，刻意地將權利要求1拆分為如下兩個并列技術方案沒有本質區別：權利要求1.具有如下通式結構的化合物：A1-B-C-D (I)，其中B選自B1、B2或B3；C選自C1、C2或C3；D選自D1、D2或D3；或A2-B-C-D (II)，其中B選自B1、B2或B3；C選自C1、C2或C3；D選自D1、D2或D3。結合上述分析可知，即便將馬庫什權利要求視為整體技術方案，也不宜一概排除馬庫什權利要求享有部分優先權的可能性，還應視具體情況而定。在前述“核苷酸類似物”案例中，專利權人認為在核實馬庫什權利要求的優先權時，應將權利要求中包含的具體化合物與優先權文本所包含的具體化合物進行對比，即專利權人主張的是并列技術方案論的觀點。并列技術方案論的觀點與最高人民法院關于馬庫什權利要求性質的解釋存在較大差異。退一步講，即便認定馬庫什權利要求屬于并列技術方案的集合，單個化合物對比法在實踐中的可操作性也很低。在該案一審階段[3]，一審法院曾要求專利權人明確本專利權利要求中所包含具體化合物的數量，專利權人嘗試了各種方式，卻表示無法計算出具體化合物的數量，再退一步講，即便具體化合物的數量可以確定，各可選項之間組合后所得出的具體化合物數量亦為天文數量級別，在這種情況下，進行單個化合物的對比判斷，顯然是不切合實際的。北京市高級人民法院在并列技術方案論的基礎上，提出了先拆分后對比的判斷方法[3]。對于前文述及的僅有一個馬庫什要素存在區別且區別屬于“二選一”的情形，本領域技術人員能夠清晰地將馬庫什通式拆分為兩個并列技術方案，此時采用先拆分后對比的方法并考慮部分優先權似乎有其合理性。先拆分后對比法存在的主要問題是拆分的尺度不好把握。首先，對馬庫什權利要求的拆分不能破壞整體技術方案論的大前提。如果這種拆分導致拆分后的部分相當于數個具體的化合物，則顯然是將其作為并列技術方案論的處理方式對待，此時不宜認為該技術方案是可以拆分的。其次，拆分時對變量的數量需有一定限制。權利要求中的馬庫什要素有多有少，每個馬庫什要素的可選項數量也不相同，在什么情況下允許拆分有待商榷，假設對于二選一的情景允許拆分，那么對于三選一、四選一、三選二、四選二等情景是否允許拆分？。再次，拆分后的部分應當符合本領域技術人員的預期，能夠得到說明書的支持。如果拆分出來的對象在在后申請的說明書中沒有記載，則本領域技術人員在面臨拆分前的馬庫什通式時，不知道如何拆分，并且拆分后的部分也無法得到說明書的支持，則這種拆分方式顯然是不合適的。
鑒于馬庫什權利要求的特殊性，實踐中在通常情況下將馬庫什權利要求視為一項整體技術方案看待，而在整體技術方案論的視角下，是否允許馬庫什權利要求享有部分優先權仍有探討的空間，如果允許馬庫什權利要求享有部分優先權，先拆分后對比的判斷方法是否可行，又該如何把握馬庫什權利要求的拆分尺度尚有待司法實踐的進一步檢驗。需要強調的是，無論馬庫什權利要求的優先權判斷方法如何改變，都不能允許在后申請中新增加的技術內容享有優先權，這是先申請制原則的基本要求。
參考文獻
[1]中華人民共和國國家知識產權局. 《審查指南2010》[M]. 第二部分第三章第4節，第161-165頁.
[2]陳文平, 毛琎, 張占江. 無效程序中馬庫什權利要求的修改[J]. 中國發明與專利, 2019(2): 91-96.
[3](2017)京行終1806號行政判決書.
[4]第22284號無效宣告請求審查決定.
[5](2015)京知行初字第1297號行政判決書.
[6](2016)最高法行再第41號判決書.
*原文首發于《中國發明與專利》雜志
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